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如何应对审查意见中的外文专利对比文件
2018-12-14 17:17:14   来源:轻创知识产权   评论:0 点击:


在专利申请的实质审查过程中,如果审查员在审查意见通知书中对专利申请的新颖性或创造性提出质疑,其通常会列出至少一份对比文件,对比文件以专利文件为主,期刊论文及教科书公知常识内容等作为补充。


如果对比文件为中文专利,则不论是通过中国国家知识产权局(CNIPA)的官方数据库,还是各种商业专利检索网站,都可以较轻易地找到相应的中文专利,代理人在认真阅读文件后,选择正常的答复思路,通常便可完成对审查意见的答复。


但是,如果对比文件为外文专利,尤其是英语之外的小语种专利文件,则无论是检索,还是阅读,可能对于部分专利代理人而言都是存在一定难度的,这也将直接导致审查意见答复文件的说服力无法保证,进而影响专利申请的授权。

笔者将结合自己的经验谈一下如何应对审查意见中的外文专利对比文件。


首先是对外文专利文件的检索。

我们知道,中国国家知识产权局(CNIPA)、美国专利商标局(USPTO)、欧洲专利局(EPO)、日本专利局(JPO)和韩国知识产权局(KIPO)每年受理的专利申请数量达到世界范围内专利申请总量的九成以上,所以上述专利五局也被称为IP5。为了提高资源共享的程度,五局近年的合作日益深入。



其中,EPO是最早开展面向用户免费进行世界范围内专利检索服务的机构之一,其检索网站Espacenet广受世界范围内专利检索用户好评。


在审查意见通知书上列出的对比文件通常由其公开号表示,通过公开号的前缀可以很容易确定其所属国别。其中,CN代表中国专利,US代表美国专利,EP代表欧洲专利,JP代表日本专利,KR代表韩国专利。同时,由于欧洲专利局为一个区域性合作组织,其成员国本身也具有本国的知识产权行政机构,所以也会见到GB所代表的英国专利,FR所代表的法国专利及DE所代表的德国专利等。另外,随着PCT专利申请数量的日益提高,部分申请人出于策略考量,作为优先权文件的最早申请会选择PCT途经布局,所以对比文件中也会出现以WO所代表的PCT专利。


进入Espacenet网站的worldwide数据库,采用最简单的smart search,即使不输入上述国别前缀,通常也能按照公开号数字检索到相应的各国、各地区专利文件。对于例如美国专利公开号,由于存在表示分隔的“/”或“-”号,日本专利公开号,由于存在表示天皇纪年的“特开平”等,如果直接输入至检索网站中,可能无法检索到相应文件,此时可考虑把“/”或“-”号删除或替换为“0”,以及把“特开平”删除。如果检索出多篇文件,则可以通过申请日、发明名称等著录项目比对以确认准确的对比文件。


上述是对通过Espacenet网站进行专利文件检索的简要介绍,当然,随着网络的日益发达,也有更多其他网站提供类似功能。


Espacenet网站还提供文件下载功能,专利代理人在获得对比文件后,如果其为英语文件,还比较好处理,但是,如果其为其他小语种文件,则可能会觉得无从下手。


所以,接着就是对外文专利文件的理解。

如果曾经学习过第二外语,可能还可以阅读一篇法语或日语专利文件,但对于大多数工科出身的专利代理人,可能唯一能应对的外语就是英语了。


上文提到,专利五局受理的专利申请占到了世界专利申请总量的绝大多数,这也意味着,对比文件主要会在专利五局中产生。也就是说,作为中国的专利代理人,主要会遇到的外文对比文件的公开号将以US、EP、JP、KR以及欧专局成员国GB、FR和DE为主。

由于历史和地理等原因,欧美的语言、文字都是具有一定互通性的,所以将法语和德语等翻译为英语的准确率还是比较高的。另外,英语作为目前国际上最通用的语言,将任何单一语言准确翻译为英语的难度也在日益减小。而将这些小语种直接翻译为中文,则很有可能无法保证准确性。因此,如果遇到无法理解的小语种专利文件,可以考虑将其转换为英语,再进行理解。


虽然审查员给出的对比文件是经过其认真检索的,但是,为了代理人自身的工作方便,还是建议在通过Espacenet检索到相应的对比文件后,首先通过网站自带的功能查看一下该对比文件是否有相应的同族专利。换言之,如果该对比文件存在英语、甚至中文同族专利,则可以免去翻译,直接基于其同族专利文件进行理解。



通过点击上图左侧第一个红框内的Original document即可查看和下载原始文件,通过点击上图左侧第二个红框内的INPADOC patent family即可查看相应的同族专利信息。


即使没有相应的英语同族专利,Espacenet网站本身也提供了在线翻译的功能。如下图所示,通过点击红框中的patenttranslate便可将德语内容翻译成英语内容。



此功能由EPO和Google合作开发,所以无论是从准确性,还是从专业性而言,都是比较值得信赖的。

基于同样的道理,如果对比文件是日语或韩语文件,对其最好的在线翻译功能也应该是由JPO或KIPO提供的。



如上图所示,在通过JPO的英文检索平台检索到相应的对比文件后,通过点击图中红框内的Detail便可直接查看相应的英文翻译内容,包括CLAIMS(权利要求书)部分、DETAILED DESCRIPTION(说明书)部分和DRAWING(附图)部分。




如上图所示,在通过KIPO的检索平台检索到相应的对比文件后,选中Publ. Full Text,也就是公开文本全文后,通过点击图中红框内的Machine Translate便可直接查看相应的英文翻译内容。值得一提的是,翻译文本界面还保留有相应的段落号,这可以方便代理人根据审查员引用的段落号及原始文件核对自己所查看内容是否准确。


在获得了审查意见通知书中所列外文专利的原始文件,以及相对较准确地英文翻译后,代理人便可开始认真阅读译文,并按照通常的答复思路进行答复文件的准备。


由于近年来,中国专利的年申请数量甚至已超过其他四局受理量的总和,所以有人调侃道,世界上只有中国专利和外国专利两种专利。调侃归调侃,但如果审查员没有找到相应的中文对比文件,而是给出了一篇外文对比文件,一方面说明该专利申请所属技术领域在国内的研究还相对较少,另一方面审查员也不一定可以完全、准确地理解该外文对比文件的全部内容,所以如果代理人能认真阅读该外文对比文件,其实有相对于中文对比文件而言更大的概率找出审查意见中的纰漏,然后进行有针对性地答复,以提高该专利申请最终授权的可能性。



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